Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, tescil edilemez.
556 SAYILI KHK MADDE 8/3 Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise, b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa.” Tescilsiz Markanın veya Ticarette Kullanılan Bir İşaretin Korunması (EC) 207/2009 Sayılı Topluluk Marka Tüzüğü (Eski Council Regulation No:40/94) madde 8/4’den uyarlanan söz konusu hüküm, marka korumasının tescil yolu ile elde edileceği (KHK m.6) ilkesinin istisnalarından birini düzenlemektedir. KHK’nın 8/3 maddesi ile tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir işaretin sahibine, sonraki bir marka başvurusuna itiraz etme hakkı tanınmıştır.
Tescili talep edilen bir başvurunun KHK’nın ilgili maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;
• İtiraz gerekçesi işaret üzerinde, itiraz edilen markanın başvuru tarihinden önce bir hak elde edilmiş olması
• İtiraz gerekçesi işaret üzerindeki hakkın, sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkı vermesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.
8/3(b) maddesinde yer alan yasaklama hakkı, Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 57 inci maddesine dayandırılmaktadır. Nitekim özel haksız rekabet hallerinin düzenlendiği TTK’nin 57 inci maddesinde 5 inci bent şu şekildedir: “Başkasının emtiası, iş mahsulleri, faaliyeti veya işletmesi ile iltibas meydana getirmeye çalışmak veya buna müsait olan tedbirlere başvurmak, özellikle başkasının kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma araçları ile iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmeyerek satışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak.
” 556 Sayılı KHK’nın 8/3 Maddesi Hükmü Kapsamında Değerlendirilebilecek İşaretler Tescilsiz Markalar Düzenlemede yer alan tescilsiz markalardan kasıt, marka hukukuna özgü kullanılan, ancak 556 sayılı KHK’ya göre tescili yapılmamış markalardır. Marka hukukuna özgü kullanım ise, işaretin mal veya ambalajı üzerine konulmasını veya sunulan hizmetle birlikte kullanılmasını gerektirir. Ticaret Sırasında Kullanılan İşaretler “Ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret” ifadesiyle, ticari hayattaki çeşitli şekillerde kullanımı mevcut olan ve ticari bir işlev gören, tescilsiz marka dışındaki, özellikle ticaret unvanı, işletme adı, alan adı gibi işaretlerin bu kapsama girdiği kabul edilir. Buna göre ticaret sırasında kullanılıyor olmaları koşulu ile ticaret unvanları, işletme adları, alan adları, telif hakkı konusu olmamakla birlikte ticaret alanında kullanılan eser/program adları gibi işaretler 8/3 maddesi kapsamındaki işaretlerden kabul edilir. Ticaret Unvanları TTK’nin 41 inci maddesine göre “ticaret unvanı, her tacirin, ticari işletmesine ilişkin iş ve işlemlerinde kullandığı addır.”
Markalar, eşya ile işletme arasındaki ilişkiyi kurar ve farklı işletmelerin ürettiği benzer emtiayı birbirinden ayırt etmeye yarar iken, ticaret unvanları işletmenin kendisini tanımlar. Kanuna ve usulüne uygun olarak seçilmiş ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı tekel olarak sahibine/tacire aittir. Bu hakkın uygulama sınırları gerçek kişi tacirlerin unvanları bakımından tescil edildikleri sicil dairesi, tüzel kişi unvanları açısından ise bütün Türkiye’dir.
Ticaret unvanının tescili ile elde edilmiş olan bu tekel hakkı, tek başına 8/3 maddesi gereğince bir markanın tescilini engelleme hakkı vermemektedir. Unvanın ticaret sırasında kullanılıyor olması da gerekir. Nitekim Hukuk Genel Kurulu, 27/02/2002 tarihli E. 2002/11-62, K. 2002/115 sayılı MNG kararında, 8/3 maddesi hükmünü yorumlarken; “… Davalı bu işareti ayırt edici birtakım sözlerle birlikte unvanında kullandığı için, bu kullanım davalıya üstün hak sağlamamıştır.
Davacının itiraz hakkının geçerli olması için, tescilsiz işaretin ‘ticaret sırasında kullanılmış’ olması gerekir…” diyerek ticaret sırasında kullanım koşulunu açıkça belirtmiştir. Paris Sözleşmesinin; “Ticaret unvanı…. bütün Birlik Ülkelerinde tevdi veya tescil mecburiyeti olmaksızın himaye edilecektir” düzenlemesini içeren 8 inci maddesi, aynı sözleşmenin 2 inci maddesi ışığında yorumlandığında, Türkiye’de tescilli olmayan ticaret unvanlarının da –yine ticaret sırasında kullanılıyor olmaları koşulu ile- KHK’nın 8/3 maddesi kapsamında itiraz gerekçesi olabileceği kabul edilmek gerekir. Eser, Program vb. Başlıkları/Adları Telif hakkı kapsamında korunan eserler, hükümde yer alan açık düzenleme gereği, 8/5 maddesi kapsamında değerlendirilmelidir.
Telif hakkı konusu olmayan işaretler ise karıştırılma ihtimali oluşması koşulu ile 8/3 maddesi kapsamındaki korumadan yararlanabilir. Alan Adları Uygulamada yalnızca alan adına dayanılarak yapılan itirazlara pek rastlanmamakta, alan adları genellikle bir ticaret unvanı veya işletme adı ile birlikte itiraza gerekçe gösterilmektedir. Bu durumlarda da alan adının, itirazın dayanağı olmaktan çok, dayanılan unvanın ticaret sahasında kullanıldığını göstermek gibi bir fonksiyonu olmaktadır. Ancak teorik olarak bir ticaret unvanının kılavuz unsurunu içermese dahi tescil edilmiş ve ticaret sahasında gerçek anlamda kullanılan bir alan adı da, TTK’nin 57/5 maddesi çerçevesinde korunur ve KHK’nın 8/3 maddesi kapsamında itiraza gerekçe olabilir.
Hükmün Uygulanma Koşulları Uygulamada “eskiye dayalı kullanım”dan kaynaklanan itiraz hakkı olarak ifade edilen 8/3 maddesi hükmüne dayalı itirazların incelemesi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Ticaret Sırasında Kullanım Şartı Gerek Enstitü uygulamasında, gerekse yargı kararlarında 8/3 maddesi hükmünce itirazda bulunulabilmesi için, işaretin ticaret sahasında kullanılıyor olması şartından söz edilmektedir. Yargıtay 11. HD. E. 1998/5372, K. 1999/256 sayılı GRIN NICCI kararında, “…KHK’nın 8/III maddesinde de tescilsiz dahi olsa bir işaret veya markanın ticari hayatta kullanılması şartıyla daha sonra….
