Tanımlayıcı nitelikteki bir kelime ile ayırt edici niteliğe sahip bir şekil unsurunun kombinasyonundan oluşan başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır.
Marka başvurusunda yer alan şekil unsurunun ayırt edici niteliğinin bulunmaması veya tescili talep edilen mallar veya hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olması ve dolayısıyla başvurudaki tanımlayıcı kelimenin bu özelliğini pekiştirmesi durumunda başvuru bir bütün olarak tanımlayıcı nitelikte kabul edilir. Tanımlayıcı kelime unsuru ve ayırt edici nitelikteki şekil unsurunun kombinasyonunun tescil edilebilirliği için ayırt edici nitelikteki şekli unsurun, markaya bütüncül bakışta ayırt ediciliği sağlar nitelikteki unsur olup olmadığının değerlendirilmesi ve markadaki esas unsurun tespit edilmesi gereklidir.
Bütüncül değerlendirme sonucu ayırt ediciliği sağladığı kabul edilebilecek şekli unsurun, marka örneğinde boyut anlamında baskın veya büyük unsur olması zorunlu olmamakla birlikte, markanın geneline hakim olan, ilk bakışta marka olarak değerlendirilebilecek derecede baskın unsur konumunda olması gerekir. Bu husus değerlendirilirken; tanımlayıcı kelime unsurunu farklı yazım karakterleri kullanarak yazmak, çerçeve içine almak, renkli yazmak, altını çizmek, standart süsleme biçimlerini, basit çizimleri kullanmak, ilgili sektörde yaygın kullanımı bulunan şekillere, basit geometrik şekillere veya hafızada iz bırakmayan silik unsurlara, silüetlere yer vermek tanımlayıcılık durumunu ortadan kaldırmayan hususlar olarak değerlendirilir.
Ayırt edici özelliğe sahip şekil unsurunun markanın geneline hakim olan unsur konumunda bulunmaması, ilk bakışta markanın bütününe hakim olan unsur konumunda olmaması, kelime unsuruna göre oldukça arka planda bulunması, silik veya silüet halinde olması hallerinde şekil unsurunun markaya ayırt edici nitelik katmadığı ve tanımlayıcı kelime unsurunun markanın esas unsuru olduğu kabul edilir. Örnek: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/7590, K. 2000/9528 sayılı “COMPUTER BILD” kararında; “tanımlayıcı unsurun büyük puntolarla yazılmış olmasının tek başına esas unsur algılamasına yol açmayacağı, markadaki esas unsurun tespiti için markanın bütünü itibarıyla ortaya çıkan izlenimin, markanın bütününe hakim olan görünüşün ve ayırt ediciliği vurgulayan imajın tetkik edilmesi gerektiği” ifade edilmektedir.
Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2004/238 esas 2004/204 karar sayılı “NUMBER 1” kararında; “…markanın asıl ve yardımcı unsurlarının belirlenmesi için yapılacak bu tür bir incelemede; markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir. Markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki esas olduğundan, markanın parçalara bölünerek inceleme yapılması ve özellikle markaların tek başına ayırım gücü bulunmayan tasviri işaretlerden oluşan kısımlarının esas unsur olarak kabulü doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu tür ibareler elbette ki markanın genel görünümüne etkileri ölçüsünde incelemede dikkate alınabilirler. Buna karşılık markanın esas unsurlarının ayırt ediciliği sağlamaya olanaklı olmasına rağmen, markanın genel görünümüne etkisi az olan yardımcı nitelikteki cins belirten unsurların esas unsur olarak nazara alınmaları doğru netice vermeyecektir…
Ancak resim yahut şekil, tamamen ön plana geçip esas unsuru oluşturuyorsa marka içerisindeki diğer unsurlar bütünde yardımcı durumunda kalacaklardır.” şeklinde değerlendirme yapılmaktadır. Buraya kadar yapılan açıklamalar ve ele alınan mahkeme kararları ışığında şekil ve tanımlayıcı kelime(ler)den oluşan marka başvuruları incelenirken aşağıdaki çok aşamalı test uygulanacaktır.
1. Başvuru şekli unsurun yanısıra tescili talep edilen mallar veya hizmetler için tanımlayıcı kelime(ler) de içeriyor mu?
2. İlk soruya verilecek cevap “Evet” ise, başvuruda yer alan “şekil” tescili talep edilen mallar veya hizmetler için tek başına marka olarak tescil edilebilir nitelikte midir?
3.İkinci soruya verilecek cevap “Evet” ise ilk bakışta markanın bütününe hakim olan unsur, kelime unsuru mu yoksa şekli unsur mudur?
Yukarıda yer verilen 3 aşamalı testin son sorusuna verilen yanıtın, tanımlayıcı kelime unsurunun markada şekil unsuruna göre açık bir şekilde markanın bütününe hakim olan unsur konumunda olduğunu göstermesi durumunda marka tescil başvurusu reddedilecektir. Bununla birlikte bu bölümde daha önce de belirtildiği gibi, markanın bütününe hakim olan nitelikte olsun olmasın marka başvurusunda yer alan şekil unsurunun ayırt edici niteliğinin bulunmaması veya tescili talep edilen mallar veya hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olması ve dolayısıyla başvurudaki tanımlayıcı kelimenin bu özelliğini pekiştirmesi durumunda da marka tescil başvurusu reddedilecektir.
Eğer son soruya verilecek yanıt markadaki ayırt edici şekil unsurunun esas unsur olarak kabul edilmesi gerektiğini gösteriyorsa, başvuru tanımlayıcı nitelikte bir başvuru olarak kabul edilmeyecektir. Bu tür durumlarda koruma kapsamının netleştirilmesi, gerek Enstitü incelemesinin sonraki süreçlerinde gerekse muhtemel ihtilaflarda ilgililerin doğru bilgilendirilmesinin sağlanması için esas unsurun şekil unsuru olarak kabul edildiği yönündeki değerlendirme ilgili karar, tutanak ve marka programında belirtilecektir.
