Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler, mal ve hizmetlerin niteliğini, kullanım amaçlarını, kullanım biçimlerini ve birbirleriyle bağlantılı veya tamamlayıcı olup olmadıklarını içerir.
Önceki bölümlerde bahsedildiği üzere karıştırılma ihtimalinin varlığı tespit edilirken mal ve hizmetlerin benzerliği veya tüketicilerce ilişkilendirilebilir nitelikte olmaları da göz önünde bulundurulacaktır. Mal ve hizmetlerin aynılığı ile kast edilen durum açıktır. Mal ve hizmetlerin aynılığı, ilke olarak mal ve hizmetlerin aynı şekilde yazılmış, ifade edilmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, aynı mal ve hizmetin birden fazla isme sahip olması veya piyasada anıldığı isimle teknik, bilimsel, literatüre geçmiş isminin farklı olması veya yabancı dildeki isminin Türkçeye de geçmiş olması durumlarında da mal ve hizmetler farklı şekilde ifade edilmiş olsalar da aynı olarak kabul edilecektir.
Önceki markanın mal ve hizmet listesi, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetleri (veya bunların bir bölümünü) kapsayan genel bir ifadeyi içeriyorsa, mal ve hizmetlerin (veya bunların bir bölümünün) aynı olduğu kabul edilecektir. Örneğin, önceki marka motorlu taşıtlar için tescil edilmişken, yeni başvuru otomobilleri içeriyorsa malların aynı olduğu kabul edilecektir. Benzer şekilde, önceki marka belirli mal ve hizmetler için tescil edilmişken, sonraki başvuru söz konusu malları veya hizmetleri (veya bunların bir bölümünü) içeren genel bir ifadenin tescili talebiyle yapılmışsa, mal ve hizmetlerin (veya bunların bir bölümünün) aynı olduğu kabul edilecektir. Örneğin, önceki marka otomobiller için tescil edilmişken, yeni başvuru motorlu taşıtları içeriyorsa malların aynı olduğu kabul edilecektir. Mal ve hizmet listesinde, “özellikle”, “yani”, uluslar arası markalar söz konusu olduğunda “in particular”, “namely”, vb.) gibi içerikle ilgili kapsamı açıklayıcı, özelleştirici ifadelerin bulunması durumunda listenin kapsamı kullanılan ifadeye göre belirlenecektir.
Mal ve Hizmetlerin ifade edilmesi
Genel bir ifadeden sonra gelen “özellikle (in particular)” kelimesiyle oluşturulan ifadenin, söz konusu ifadeden sonra gelen mallarla/hizmetlerle sınırlı olmayacağı, genel ifadenin de kapsandığı kabul edilecektir. Örneğin; “Oyuncaklar, özellikle model uçak biçimindeki oyuncaklar” ifadesi tüm oyuncakları kapsar bir ifade olarak değerlendirilecektir. Buna karşılık, genel bir ifadeden sonra gelen “yani (namely)” kelimesiyle oluşturulan ifadenin, genel ifadeyi kapsamadığı, söz konusu ifadeden sonra gelen mal ve hizmetlerle sınırlı olduğu kabul edilecektir. Örneğin; “Elektronik cihazlar, yani taşınabilir müzik çalarlar” ifadesi tüm elektronik cihazları kapsar bir ifade olarak değerlendirilmeyecektir. Mal ve hizmetlerin benzer olması haliyle aynı olmaları hali farklıdır.
7/1(b) maddesi kapsamında yer alan aynı tür mal ve hizmet tanımlaması, 8 inci maddede yer alan mal ve hizmetlerin benzerliği hali ile aynı değildir. Enstitü tarafından yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde kapsamı belirlenen aynı tür mal ve hizmetler, benzer mal ve hizmet tanımlamasından daha dar içeriktedir. Diğer bir deyişle; benzer mal ve hizmet tanımlamasının içeriği, aynı tür mal ve hizmeti mutlak surette kapsamakla birlikte daha geniş bir yaklaşımla benzer oldukları öngörülebilecek, tüketicilerce ilişkilendirilerek aynı kaynaktan geldikleri varsayılabilecek mal ve hizmetleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla, Tebliğ kapsamında belirlenmiş aynı tür mal ve hizmetler, benzer mal ve hizmetlerin tespit edilmesi için yeterli değildir.
Benzer mal ve hizmetler ifadesi, ortalama tüketicilerce aynı (veya ilişkili) kaynaktan geldikleri varsayımıyla karıştırılma ihtimalinin konusu olabilecek mal ve hizmetleri içermektedir. Bu çerçevede, aynı (veya ilişkili) kaynaktan geldikleri varsayılabilecek ilişkili mal ve hizmetler de benzer mal ve hizmet tanımlamasının içeriğine girmektedir. Mal ve hizmetlerin benzerliği, ilgili oldukları ortalama tüketicilerinin bakışı esas alınarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, ortalama tüketici grubu genel anlamda “halk” olan mal ve hizmetler bakımından yapılan değerlendirme ile ortalama tüketici grubu sınırlı, “teknik bir küme” olan mal ve hizmetler bakımından yapılan değerlendirme aynı içerikte olmayabilir. 8/1 maddesi kapsamında, mal ve hizmetlerin aynılığı veya benzerliği değerlendirilirken yalnızca tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış mal ve hizmetler dikkate alınmalıdır; listede yer almayan, ancak fiilen kullanıldığı veya kullanılma niyeti olduğu belirtilen mal ve hizmetler değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
Nice sınıflandırması benzer mal ve hizmetlerin tespit edilmesi için tek başına yeterli değildir. WIPO’nun mal ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde Nice sınıflandırılmasının kullanımı yönündeki yorumu: ‘Markalar, çeşitli mallar için sadece idari amaçlarla oluşturulmuş sınıflarda tescil edilir. Malların sınıflandırılması bu yüzden benzerlik sorunu açısından belirleyici olamaz. Bazen tamamıyla farklı mallar aynı sınıfta yer alırken (9 uncu sınıftaki bilgisayarlar, gözlükler, yangın söndürücüler ve telefonlar), kimi zamanda benzer mallar farklı sınıflarda yer alabilir. (yapıştırıcılar 1,3,5 ve 16 ncı sınıflardadır.) şeklindedir. Dolayısıyla, mal ve hizmetlerin benzerliği veya ilişkisi araştırılırken Nice sınıf numaraları yardımcı araçlar olarak kullanılmaktan fazla bir yarar sağlamayacaktır.
Mal ve hizmetlerin benzerliği veya ilişkilendirilebilir niteliği literatüre ve genel kabullere göre aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilir:
− Mal ve hizmetlerin kullanım amacı ve alanlarının benzerliği,
− Mal ve hizmetlerin kullanıcılarının benzerliği,
− Malların fiziksel görünümünün benzerliği,
− Mal ve hizmetlerin ticari pazara ulaşmasında kullanılan satış yollarının benzerliği,
− Mal ve hizmetlerin birbirleriyle rekabet eder nitelikte bulunmasından kaynaklanan benzerlik,
− Mal ve hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmasından kaynaklanan benzerlik,
− Malların mağazalarda aynı reyonda veya rafta bulunmasından kaynaklanan benzerlik.
Avrupa Adalet Divanı Canon davasında mal ve hizmetlerin benzerliği incelemesi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. Divana göre, karıştırılma ihtimali birçok ilişkili faktörün birbirini etkilemesi sonucunda ortaya çıkar. Bu konudaki en önemli iki faktör, markaların benzerliği ve mal ve hizmetlerin benzerliğidir.
