Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususu 7nci maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Fıkra hükmü takip eden şekildedir: “Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.
” Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik kavramı, ayırt edici nitelikten yoksunluk,tanımlayıcılık, ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir olma gibi gerekçelerle 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamında tescil edilmesi mümkün olmayan, kendiliğinden ayırt ediciliği sağlama gücü bulunmayan markaların; yaygın, yoğun kullanım sonucu ilgili tüketici çevresi tarafından marka olarak algılanır hale geldiklerini, ayırt edicilik işlevi kazandıklarını belirtmek için kullanılan bir kavramdır.
Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik ispatlanması halinde, 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamındaki ret halini ortadan kaldırır. 7nci madde ikinci fıkra hükmünde açık olarak belirtildiği üzere “kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumu” 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamında düzenlenmiş ret hallerinin istisnası niteliğindedir. TPE kullanım sonucu ayırt edicilik istisnasını ilgili bentler kapsamında reddedilmiş başvuruların ret kararlarına kullanım sonucu ayırt edicilik gerekçesiyle itiraz edilmesi durumunda incelemektedir. Yani, 7nci madde kapsamında ilk uzman değerlendirmesi yapılırken kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususu TPE tarafından resen incelenmemektedir.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/6135 K. 2000/8767 sayılı kararında takip eden ifadelerle kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumunun ancak talep üzerine incelenebileceğini belirtmiştir. “…dosya içindeki davacı tarafından Patent Enstitüsü’ne yaptığı başvuruda bu hükme (7nci madde ikinci fıkra) dayalı tescil talebi olmadığı gibi, anılan Enstitü’nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na vaki itirazında da bu maddeye dayalı bir itiraz sebebi ileri sürülmemiş bulunmasına göre, taleple sınırlı olarak inceleme yapıp karar vermeye yetkili kurulun kararına karşı açılacak davada bu talebin dışındaki bir iddia ile dava açılması da mümkün bulunmadığından….davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.” Yukarıdaki kararda dikkat çekici iki nokta bulunmaktadır: a- TPE kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını ancak talep üzerine inceler. b- YİDK kararına karşı açılan davalarda mahkemeye sunulabilecek iddialar, YİDK tarafından incelenen karara itirazda sunulan iddialarla sınırlı olmalıdır.
Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını öne süren taraf aşağıdakileri ispatlamak yükümlüğündedir: a- Markanın kullanıldığının değil, markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığının ispatlanması, b- Tescili talep edilen markanın tescil talebi kapsamında bulunan mallara / hizmetlere ilişkin olarak kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı, c- Kullanımın başvuru tarihi öncesine dayandığı, d- Ayırt ediciliğin Türkiye’de kazanıldığı. Talep sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumunu çeşitli dokümanlar, kanıtlar öne sürerek ispatlamaya çalışabilir. Tüketici anketleri, yaygın reklamı, yoğun kullanımı ispatlar belgeler, markanın kullanıldığını gösterir faturalar, markayı taşıyan malların satış miktarı, ibarenin marka olarak algılanmaya başladığını gösterir her tür belge bu tip kanıtlara örnektir. Ancak, en önemli hususun ibarenin tüketicilerce marka olarak algılanır hale geldiğini ispatlamak olduğunun altı çizilmelidir.
YİDK’nın 2008-M-1133 sayılı kararında bu husus aşağıdaki ifadelerle açıklanmaya çalışılmıştır: “…İkinci olarak, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası değerlendirilmiştir. İtiraz ekinde gönderilen dokümanlar ve kanıtlar, markanın kullanıldığını göstermekle birlikte, ibarenin tüketicilerce başvuru sahibi ile özdeşleştirildiğini gösterir, ibarenin başvuru sahibine bağlandığını belirtir, kısaca başvurunun genel tüketici kitlesince kullanım sonucu marka olarak algılanır hale geldiğini ispatlar nitelikte herhangi bir kanıta rastlanılmamıştır. Nasıl ki, 1920li yıllarda yaşamış bir matematikçinin yazdığı “matematik kitabı” adlı eser, yalnızca 1920li yıllardan bu yana sürekli basıldığı için kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olarak kabul edilip “basılı yayınlar” malı için marka olarak tescil edilemeyecekse, başvurusu yapılan “….” ibareli başvuru da salt kullanıldığı için başvuru sahibi adına tescil edilmeyecektir. Başvuru sahibinin ispatlaması gereken salt kullanım değil,kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliktir ve sunulan kanıtlar da bu hususu gösterir nitelikte olmalıdır.
Daha açık bir deyişle, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını düzenleyen 7/son fıkrasında yer alan istisna kullanılan markalara ilişkin değil, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markalara ilişkindir. İtiraz sahibinin gönderdiği doküman veya kanıtların hiçbirisi markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını gösterir nitelikte değildir ve bu nedenle söz konusu iddia da haklı bulunmamıştır.
” ATAD “Windsurfing Chimsee” kararında kullanım sonucu ayırt edicilik kavramını irdelerken takip eden faktörlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir: “Pazar payı; yoğun, coğrafi olarak yaygın, uzun süreli kullanım; markanın tanıtımı, promosyonu için yapılan harcamaların miktarı; ilgili sektörde yer alan kişilerden markayı belirli bir firmadan gelen ürün / hizmet olarak tanıyanların oranı; ticaret- sanayi odalarından veya diğer ticari –profesyonel örgütlenmelerden alınan bu yöndeki beyanlar.
Buna ilaveten aynı kararda ATAD; “Bu faktörlere bağlı olarak, ilgili kesimin veya bu kesimin önemli bir oranının markayı belirli bir işletmeden gelen malları gösterir şekilde tanımasının – algılamasının, kullanım sonucu ayırt edicilik hususunun belirlenmesinde kullanılacak ölçüt olması gerektiğini” belirtmiştir.
Kullanım sonucu ayırt edicilik tescili talep edilen mallara / hizmetlere ilişkin olarak ispatlanmalıdır. TPE bazı mallar / hizmetler bakımından kullanım sonucu ayırt edicilik durumunun ortaya çıktığını belirleyebilir; bu tarz durumlarda talep diğer mallar / hizmetler bakımından reddedilir. Kısaca, bazı mallar / hizmetler bakımından kazanılmış kullanım sonucu ayırt edicilik, tüm mallar / hizmetler bakımından hak sağlamaz.
