Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların tescil edilemeyeceği hükmünü içermektedir.
7/1(b) maddesi hükmü kapsamında, sonraki tarihi taşıyan marka tescil başvurusunun TÜRKPATENT sicilinde önceden tescilli veya başvurusu yapılmış markalarla (önceki markalarla) ayniyeti veya ayırt edilemeyecek derecede benzerliği araştırılmaktadır. İncelenen başvuru ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu düşünülen önceki markaların, başvurunun ret gerekçesi arasında olabilmeleri için, markaların aynı zamanda aynı veya aynı türdeki malları ve hizmetleri içermeleri gerekmektedir.
Aynı veya aynı türde malların ve hizmetlerin tespit edilmesi için TÜRKPATENT tarafından yayınlanan Tebliğ hükümleri ve içeriği esas alınacaktır. Bununla birlikte, Nice Sınıflandırması’nda yapılan değişikliklerin önceden tescilli markalara yansıtılmaması veya yanlış sınıflandırma nedenleriyle aynı / aynı tür malların ve hizmetlerin farklı sınıf numaraları altında yer alabilmesi mümkündür. Belirtilen durumlarda değerlendirme malların ve hizmetlerin gerçekte ait oldukları sınıflar esas alınarak yapılacaktır.
Diğer bir deyişle malların ve hizmetlerin farklı sınıf numaraları altında sınıflandırılmış olması, malların ve hizmetlerin aynı tür olarak değerlendirilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Önceki markanın mal ve hizmet listesi, başvuru kapsamındaki malları ve hizmetleri (veya bunların bir bölümünü) kapsayan genel bir ifadeyi içeriyorsa, malların ve hizmetlerin (veya bunların bir bölümünün) aynı olduğu kabul edilir. Örneğin, önceki marka motorlu taşıtlar için tescil edilmişken, yeni başvuru otomobilleri içeriyorsa malların aynı mallar olduğu kabul edilecektir.
Benzer şekilde, önceki marka belirli mallar ve hizmetler için tescil edilmişken,sonraki başvuru söz konusu malları ve hizmetleri (veya bunların bir bölümünü) içeren genel bir ifadenin tescili talebiyle yapılmışsa, malların ve hizmetlerin (veya bunların bir bölümünün) aynı olduğu kabul edilecektir. Örneğin, önceki marka otomobiller için tescil edilmişken, yeni başvuru motorlu taşıtları içeriyorsa malların aynı olduğu kabul edilir. Mal ve hizmet listesinde, “özellikle”, “yani” (Madrid Protokolü markaları bakımından “in particular”, “namely”, vb.) gibi içerikle ilgili kapsamı açıklayıcı, özelleştirici ifadelerin bulunması durumunda listenin kapsamı kullanılan ifadeye göre belirlenir. Genel bir ifadeden sonra gelen “özellikle (in particular)” kelimesiyle oluşturulan ifadenin, söz konusu ifadeden sonra gelen mallarla ve hizmetlerle sınırlı olmayacağı, genel ifadenin de kapsandığı kabul edilecektir.
Örneğin; “Oyuncaklar, özellikle model uçak biçimindeki oyuncaklar” ifadesi tüm oyuncakları kapsar bir ifade olarak değerlendirilir. Buna karşılık, genel bir ifadeden sonra gelen “yani (namely)” kelimesiyle oluşturulan ifadenin, genel ifadeyi kapsamadığı, söz konusu ifadeden sonra gelen mallarla ve hizmetlerle sınırlı olduğu kabul edilir. Örneğin; “Elektronik cihazlar, yani taşınabilir müzik çalarlar” ifadesi tüm elektronik cihazları kapsar bir ifade olarak değerlendirilmez. Markada Aynılık Başvuruya konu işaretin daha önce tescil edilmiş (veya başvurusu yapılmış) marka ile aynı olması, karşılaştırılan işaretlerin özdeş, farksız, tıpa tıp taklit, aynen veya bire bir kopya olmalarını ifade eder. Aralarında küçük de olsa farklılık bulunan markalar ise aynı sayılamazlar.
Ancak markaların farklı büyüklükte olması veya sözcük markalarının yazı karakterinin, renginin farklılaştırılması aynı olma durumunu etkilemez. Yukarıda yer verilen yaklaşım ve temel prensipler, markaların aynılığının tespit edilmesi aşamasında Enstitü tarafından da kabul edilir. Buna göre: 1) Markaların aynı kabul edilmesi için, markaları oluşturan unsurların tamamen aynı olması gerekir. 2) Markaların kelime unsurları aynı, markaların en az birisinde yer alan şekil unsuru farklı ise markalar aynı olarak değerlendirilmez, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik araştırmasına geçilir. 3) Markaların kelime ve/veya şekil unsurları aynı, markaların en az birisinde yer alan tali unsurlar farklı ise markalar aynı olarak değerlendirilmez, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik araştırmasına geçilir. 4) Markaların tüm unsurları aynı iken, bu unsurların markalardaki yerlerinin,konumlandırılmasının farklılaştırılması markaları genel görünümleri itibarıyla birbirinden farklı hale getiriyorsa, markalar aynı olarak değerlendirilmez, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik araştırmasına geçilir. 5) Markaları oluşturan tüm unsurlar aynı iken, bunların boyutlarının farklı olması veya kelime markalarında yazı karakterinin,renginin farklı olması, markaların aynı olarak kabul edilmesi durumunu değiştirmez.
Yukarıda yer verilen genel ilkeler doğrultusunda markaların aynı olduklarına karar verilmesi durumunda, markaların kapsadıkları malların ve hizmetlerin aynı ya da aynı tür olup olmadıkları değerlendirmesine geçilir. Markada Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik tespit edilirken ortalama tüketiciler esas alınacak ve incelenen başvuru ile önceki markalar arasında, markaların asli ayırt edici unsurları bakımından tereddüde yer vermeyecek derecede benzerlik durumu araştırılır Ortalama tüketici grubu başvurunun kapsadığı mal ve hizmetler esas alınarak tespit edilir.
Bu çerçevede, nihai tüketicisi genel anlamdaki halk (ayırım gözetmeksizin tüm tüketiciler) olan “giysiler” ile nihai tüketicisi konusunda uzmanlaşmış kişiler olan “tekstil makineleri” için benzerlik kriterleri aynı değildir. Başvuru kapsamında ortalama tüketici gruplarının birbirlerinden farklı olduğu mal ve hizmetlerin yer alması halinde ortalama tüketici grubunun spesifik bir tüketici grubu olduğu yönünde değerlendirme yapılmaz. Markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olup olmadıklarının tespit edilebilmesi için,öncelikle ayırt edilemeyecek derecede benzerlik durumu tanımlanmalı ve uygulanacak testin ölçütleri belirlenmelidir.
Ayırt edilemeyecek derecede benzerlikte, karşılaştırılan markalar aynı olmamakla birlikte, orta düzeydeki tüketici (alıcı) de bıraktığı genel izlenimler hemen hemen aynı olmalıdır. Diğer bir anlatımla markaların yazılış, okunuş, görsel ve sessel olarak aynı imiş gibi algılanmaları daha önce bilinen marka ile aynı sanılmasıdır. Ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin tespit edilmesinde aşağıda belirtilen genel ilkeler esas alınır.
