Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.
556 SAYILI KHK MADDE 7/2 ” Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik, 1) ayırt edici nitelikten yoksun olma (7/1(a)) 2) tanımlayıcı olma (7/1(c)) 3) ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir olma (7/1(d)) gerekçeleriyle tescil edilmesi mümkün olmayan işaretlerin, yaygın/yoğun kullanım sonucu ilgili tüketici çevresi nezdinde marka olarak algılanmak için gerekli olan asgari ayırt edicilik niteliğini kazandığını, dolayısıyla tanımlayıcı bir ibare şeklinde algılanmayacağını ve bir markadan beklenen asgari fonksiyonları yerine getireceğini ifade eder.
Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumu 7/1(a), (c), (d) maddeleri kapsamında düzenlenmiş ret hallerinin istisnası niteliğindedir ve bu haller dışındaki mutlak tescil engelleri sebebiyle marka olarak tescil edilemeyecek işaretlere, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırıldığını iddia etmek mümkün değildir. Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıldığı iddiası, uygulamada genellikle 7/1(a), (c) ve (d) maddeleri gereğince verilen ret kararına yapılan itirazlarda öne sürülmekte ve 7/2 maddesi gereğince tescil talep edilmektedir.
Gerek hükmün lafzından gerekse KHK sistematiğindeki yerinden, kazanılmış ayırt edicilik iddiasının başvuru aşamasında öne sürülebileceği anlaşılmaktadır. Yargıtay, 11. HD. E. 2000/6135 K. 2000/8767 sayılı kararında “…davacı tarafın Patent Enstitüsü’ne yaptığı başvuruda bu hükme (7/II) dayalı tescil talebi olmadığı gibi, anılan Enstitü’nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na vaki itirazında da bu maddeye dayalı bir itiraz sebebi ileri sürülmemiş,…”şeklindeki yorumu ve ifadelerini kullanmıştır.
Bu çerçevede; • Madde 7/2’ye dayalı inceleme, “talep” üzerine yapılır, • Madde 7/2’ye dayalı tescil talebi, başvurunun reddi halinde itiraz aşamasında ileri sürülebileceği gibi kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazanılmış olduğunu ispatlayan delillerin sunulması kaydıyla başvuru aşamasında da ileri sürülebilir. Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Ediciliğin Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlar Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığının tespitinde, bunlarla sınırlı olmamak üzere, öncelikle aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınacaktır.
1) Tescili talep edilen işaretin daha önceden kullanıldığı ve bu kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazanmış olduğu ispatlanmalıdır.
2) İşaretin, tescil talebi kapsamında bulunan mal ve hizmetlere ilişkin olarak ayırt edicilik kazandığı ispatlanmalıdır.
3) İşaretin Türkiye’de marka olarak algılanır hale gelmiş olduğu ispatlanmalıdır. Yurt dışında kazanılmış ayırt edici niteliğin ispatlanması, işaretin Türkiye’de tescili için yeterli değildir.
4) Ayırt ediciliğin ispatına ilişkin deliller, işaretin yöneldiği hedef kitlenin algılamasını yansıtmalıdır. Doğası gereği uzman bir kesime ya da toplumun sınırlı bir kesimine hitap eden bir mal ya da hizmet söz konusu ise delillerin ilgili toplum kesimine ilişkin olması gerekli ve yeterlidir. Yiyecek/içecek gibi herkesin tüketicisi olduğu mal ve hizmetler açısından ise deliller, toplumun genelinin işareti marka olarak algıladığını ortaya koymalıdır.
5) Kesin bir yüzde vermek mümkün olmamakla birlikte, ilgili toplum kesiminin yeterince büyük bir kısmının işareti marka olarak algıladığı ispatlanmalıdır.
6) Kamuoyu anketleri ve/veya araştırmaları, ticaret odaları/birlikleri beyanları, tüketici dernekleri beyanları, işaretle ilgili çeşitli yayın organlarında çıkan haberler, makaleler, broşürler, eşya numuneleri, işaretin kullanımına ilişkin ciro rakamları, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler, işaretin başka yerlerde tescilli olduğunu gösteren belgeler, işareti korumaya yönelik yasal takiplere ait belgeler gibi deliller, kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılmış olduğunu ispat amacıyla sunulabilir.
7) Yönlendirici sorular içermeyen, cevap veren kişilerin uygun ve tarafsız olarak belirlenmiş olduğu, bağımsız ve tanınmış kuruluşlar tarafından yapılan kamuoyu anketleri ve/veya araştırmalarının ispat gücü yüksektir.
8) Ticaret odaları/birlikleri, tüketici dernekleri vs gibi –başvuru sahibindenbağımsız kuruluşların ve rakiplerin beyanları da ispat gücü açısından değerli iken, başvuru sahibi ile ilişki içindeki (tedarikçiler, distribütörler vs) kişilerden gelen deliller değerlendirmede daha az etkili olur.
9) Sunulan ciro ve reklâm rakamları yalnızca tescili istenen eşyaya ilişkin olmalıdır. Örneğin başvuru “kahve” için yapılmış ise rakamlar, kahveyi de kapsar şekilde “gıda”ya ait olmamalıdır.
10) Pazar payına ilişkin rakamlar, kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasına konu işarete ilişkin olmalıdır. Örneğin “x” firmasının “y” işaretine kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırdığını ileri sürdüğünü varsayalım. Bu firmanın piyasada ürünlerini pazarlarken kullandığı farklı işaretler/markalar da varsa ve firmanın toplam cirosu üzerinden bir pazar payı rakamı sunulmuşsa, bu rakamlar, “y” işaretini taşıyan ürünlerin pazar payının ne kadar olduğunu yansıtmayacağından değerlendirmede güçlü bir etkisi olmayacaktır.
11) Satış rakamları delil olarak sunulduğunda dikkat edilmesi gereken husus ise işarete ilişkin rakamların toplam piyasa rakamları ile oranlanarak sunulmasıdır. Yıllık satış rakamları ancak piyasanın toplam büyüklüğü ile kıyaslandığında delil niteliği kazanacaktır. Sektörde yer alan diğer markaların da satış oranını gösteren bir sıralama tablosu, ispat gücü yüksek bir delil olacaktır.
12) Deliller, markanın kullanım şekline, kullanımın süresine, sürekliliğine ve yoğunluğuna dair bilgiler vermelidi
