Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususu 7nci maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Fıkra hükmü takip eden şekildedir: “Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.”
Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik kavramı, ayırt edici nitelikten yoksunluk,tanımlayıcılık, ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir olma gibi gerekçelerle 7/1-(a),
(c), (d) bentleri kapsamında tescil edilmesi mümkün olmayan, kendiliğinden ayırt ediciliği sağlama gücü bulunmayan markaların; yaygın, yoğun kullanım sonucu ilgili tüketici çevresi
tarafından marka olarak algılanır hale geldiklerini, ayırt edicilik işlevi kazandıklarını belirtmek için kullanılan bir kavramdır. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik
ispatlanması halinde, 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamındaki ret halini ortadan kaldırır.
7nci madde ikinci fıkra hükmünde açık olarak belirtildiği üzere “kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumu” 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamında düzenlenmiş ret hallerinin istisnası
niteliğindedir. TPE kullanım sonucu ayırt edicilik istisnasını ilgili bentler kapsamında reddedilmiş başvuruların ret kararlarına kullanım sonucu ayırt edicilik gerekçesiyle itiraz
edilmesi durumunda incelemektedir. Yani, 7nci madde kapsamında ilk uzman değerlendirmesi yapılırken kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususu TPE tarafından
resen incelenmemektedir.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/6135 K. 2000/8767 sayılı kararında takip eden ifadelerle kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumunun ancak talep üzerine incelenebileceğini belirtmiştir. “…dosya içindeki davacı tarafından Patent Enstitüsü’ne yaptığı başvuruda bu hükme (7nci madde ikinci fıkra) dayalı tescil talebi olmadığı gibi, anılan Enstitü’nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na vaki itirazında da bu maddeye dayalı bir itiraz sebebi ileri sürülmemiş bulunmasına göre, taleple sınırlı olarak inceleme yapıp karar vermeye yetkili kurulun kararına karşı açılacak davada bu talebin dışındaki bir iddia ile dava açılması da mümkün bulunmadığından….davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.”
Yukarıdaki kararda dikkat çekici iki nokta bulunmaktadır:
a- TPE kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını ancak talep üzerine inceler.
b- YİDK kararına karşı açılan davalarda mahkemeye sunulabilecek iddialar, YİDK tarafından incelenen karara itirazda sunulan iddialarla sınırlı olmalıdır.
Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını öne süren taraf aşağıdakileri ispatlamak yükümlüğündedir:
a- Markanın kullanıldığının değil, markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığının ispatlanması,
b- Tescili talep edilen markanın tescil talebi kapsamında bulunan mallara / hizmetlere ilişkin olarak kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı,
c- Kullanımın başvuru tarihi öncesine dayandığı,
d- Ayırt ediciliğin Türkiye’de kazanıldığı.
Talep sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumunu çeşitli dokümanlar, kanıtlar öne sürerek ispatlamaya çalışabilir. Tüketici anketleri, yaygın reklamı, yoğun kullanımı
ispatlar belgeler, markanın kullanıldığını gösterir faturalar, markayı taşıyan malların satış miktarı, ibarenin marka olarak algılanmaya başladığını gösterir her tür belge bu tip kanıtlara
örnektir. Ancak, en önemli hususun ibarenin tüketicilerce marka olarak algılanır hale geldiğini ispatlamak olduğunun altı çizilmelidir.
YİDK’nın 2008-M-1133 sayılı kararında bu husus aşağıdaki ifadelerle açıklanmaya çalışılmıştır:
“...İkinci olarak, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası değerlendirilmiştir. İtiraz ekinde gönderilen dokümanlar ve kanıtlar, markanın kullanıldığını
göstermekle birlikte, ibarenin tüketicilerce başvuru sahibi ile özdeşleştirildiğini gösterir,
ibarenin başvuru sahibine bağlandığını belirtir, kısaca başvurunun genel tüketici kitlesince kullanım sonucu marka olarak algılanır hale geldiğini ispatlar nitelikte herhangi bir kanıta
rastlanılmamıştır. Nasıl ki, 1920li yıllarda yaşamış bir matematikçinin yazdığı "matematik kitabı" adlı eser, yalnızca 1920li yıllardan bu yana sürekli basıldığı için kullanım sonucu
ayırt edicilik kazanmış olarak kabul edilip "basılı yayınlar" malı için marka olarak tescil edilemeyecekse, başvurusu yapılan "...." ibareli başvuru da salt kullanıldığı için başvuru
sahibi adına tescil edilmeyecektir. Başvuru sahibinin ispatlaması gereken salt kullanım değil,kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliktir ve sunulan kanıtlar da bu hususu gösterir nitelikte olmalıdır. Daha açık bir deyişle, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını düzenleyen 7/son fıkrasında yer alan istisna kullanılan markalara ilişkin değil, kullanım
sonucu ayırt edicilik kazanmış markalara ilişkindir. İtiraz sahibinin gönderdiği doküman veya kanıtların hiçbirisi markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını gösterir nitelikte
değildir ve bu nedenle söz konusu iddia da haklı bulunmamıştır.”
ATAD “Windsurfing Chimsee” kararında kullanım sonucu ayırt edicilik kavramını irdelerken takip eden faktörlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir: “Pazar payı; yoğun, coğrafi
olarak yaygın, uzun süreli kullanım; markanın tanıtımı, promosyonu için yapılan harcamaların miktarı; ilgili sektörde yer alan kişilerden markayı belirli bir firmadan gelen
ürün / hizmet olarak tanıyanların oranı; ticaret- sanayi odalarından veya diğer ticari –profesyonel örgütlenmelerden alınan bu yöndeki beyanlar.” Buna ilaveten aynı kararda
ATAD; “Bu faktörlere bağlı olarak, ilgili kesimin veya bu kesimin önemli bir oranının markayı belirli bir işletmeden gelen malları gösterir şekilde tanımasının - algılamasının,
kullanım sonucu ayırt edicilik hususunun belirlenmesinde kullanılacak ölçüt olması gerektiğini” belirtmiştir.
Kullanım sonucu ayırt edicilik tescili talep edilen mallara / hizmetlere ilişkin olarak ispatlanmalıdır. TPE bazı mallar / hizmetler bakımından kullanım sonucu ayırt edicilik
durumunun ortaya çıktığını belirleyebilir; bu tarz durumlarda talep diğer mallar / hizmetler bakımından reddedilir. Kısaca, bazı mallar / hizmetler bakımından kazanılmış kullanım
sonucu ayırt edicilik, tüm mallar / hizmetler bakımından hak sağlamaz.
İlgili fıkrada belirtildiği üzere, kullanım başvuru tarihi (her ne kadar hükümde tescil tarihinden bahsedilse de bu tarih başvuru tarihi olarak algılanmalıdır, çünkü reddedilmiş
başvurunun tescil edilmesi gibi bir olasılık zaten mevcut değildir) öncesinde olmalıdır.Kullanımın süresi konusunda alt - üst limit bulunmamaktadır; incelemede kullanımın yoğunluğu, yaygınlığı, tüketicilerin marka algılaması, kullanım süresi birbiriyle etkileşimli hususlar bir arada değerlendirilmektedir.
ATAD “pure digital” kararında, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunun tespit edilmesinde başvuru tarihi öncesi kullanımın esas olduğu hakkında oldukça açık
değerlendirmelerde bulunmuştur. Buna göre; “40/94 sayılı Tüzük Madde 7(3) ve 89/104 numaralı Direktif Madde 3(3) ilk cümle hükümlerinin kelimesi kelimesine yorumlanması,
markanın kullanımı sonucu ortaya çıkan ayırt edici karakterin tescil için başvurunun yapıldığı tarihten önce kazanılmış olması gerektiği yönündeki sonucu desteklemektedir...Yukarıda belirtilenlerin ışığında, inceleme konusu markanın tescil için
32 ATAD, Case C-108-97 ve C-109-97 sayılı – 4 Mayıs 1999 tarihli karar, Windsurfing-Chiemsee Produktionsund Vertriebs GMBH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber ve Franz Attenberger, paragraflar: 51-52.
başvurunun yapıldığı tarihten önceki kullanımı neticesinde ayırt edici nitelik kazanmış olması gerektiği yönündeki CFI kararı yerinde bulunmuştur.”
Ayırt ediciliğin Türkiye’de kazanılmış olması gerektiğine ilişkin TPE yaklaşımı, takip eden YİDK kararında ifade edilmektedir:
“Diğer taraftan incelenmesi gereken, başvurunun 7/son hükmünden yani kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasından yararlanıp yararlanmayacağıdır. Bu husus hakkında
gönderilen belgelerden markanın Türkiyede kullanıldığı anlaşılmaktadır; ancak itiraz ekinde başvurunun kullanım sonucu Türkiyede ayırt edici hale geldiğini gösteren herhangi bir veri
bulunmamaktadır. İtiraz ekinde yer verilen ve şeklin tüketicilerin çoğunluğu tarafından "…"markası ile özdeşleştirildiğini gösteren anket ise Fransa, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İsveç ülkelerinde yapılmıştır; dolayısıyla bu anketin sonuçlarını Türkiye açısından geçerli kabul edip, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe karar vermek mümkün değildir.”
Yargıtay çeşitli kararlarında kullanım sonucu ayırt edicilik kazanılması durumunun malla / hizmetle ilgili çevrelerde ortaya çıkması gerektiğini belirtmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
E. 2002/5352, K. 2002/10729 sayılı kararının ilgili bölümü takip eden şekildedir:
“..Zira kullanım neticesi ayırt edici nitelik kazanma olgusu yerleşik içtihatlara göre o mal veya hizmetle ilgili alıcı-satıcı (hizmet alıp-veren) çevrelerde oluşup algılanmalıdır. Bilirkişi
kurulunda bu çevre veya çevre ile ilgili kişilerde bulundurulup, görüşleri alınmalıdır.”
OHIM uygulamasında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik değerlendirmesinde esas alınacak ilgili kamu kesimi sektör profesyonelleriyle sınırlı tutulmamış, malların / hizmetlerin
ait olduğu sektörün niteliği dikkate alınarak ilgili kamu kesiminin belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. “Kanıtlar markanın hitap ettiği kamuya (kamunun ilgili kesimine) ilişkin
olmalıdır. Bu tespit edilirken başlangıç noktası başvurunun mal ve hizmet listesidir. Mallar doğaları gereği uzmanlara veya sınırlı bir kamu kesimine hitap etmediği sürece, mallar veya hizmetler sıradan nitelikleriyle değerlendirilir ve halkın geneline hitap ettikleri kabul edilir.Bu çerçevede, Sınıf 1’de yer alan kimyasal ürünlerin ticarete (tacirlere) yönelik olduğu kabul edilirken, yiyecekler ve içecekler tüketicilerin geneline hitap etmektedir. Kanıtlar kamunun büyük bir bölümünün markayı oluşturan işaret hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu (kaynağın bilinmesi şart değildir) ortaya koymalıdır. Bu konuda kesinleşmiş yüzdeler belirlenmesi mümkün değildir, kesinleşmiş yüzdeler belirlenmesi özellikle kamuoyu araştırmalarının yeterli kanıt olarak kabul edilmesini sınırlayabilecektir. Uzman, sunulan tüm kanıtların ve yapılan çıkarsamaların ışığında (başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler bakımından) hitap edilen kamunun ilgili kesiminin markayı bilip bilmediğini değerlendirmelidir.”
Bu çerçevede, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe ilişkin değerlendirmede, başvuru kapsamındaki malların / hizmetlerin niteliği ve hitap ettikleri kamu kesimi mutlak surette
dikkate alınmalıdır. Bir başka deyişle, halkın geneline hitap eden mallar / hizmetler bakımından tanımlayıcı bir kelimenin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı
değerlendirilirken, mallar / hizmetler tüm kamuya hitap ettiğinden genel anlamda kamuoyunun bilgisi esas alınmalı, ancak uzmanlaşmış tüketici grubuna hitap eden mallar /
hizmetler bakımından malla / hizmetle ilgili çevrelerin bu işareti marka olarak bilip bilmediklerinin (objektif kanıtlarla ispatlandığı sürece) öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.