Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğin 35inci Sınıf 6ncı Paragrafında Belirtilen “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “…” * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri”ni İhtiva Eden Marka Tescil Başvurularına İlişkin Uygulama Esasları
Uluslararası Nice Sınıflandırması’nın 35 inci sınıfında yer alan ve BİK/TPE 2007/2 sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’de “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” şeklinde ifade edilen hizmetlerin, piyasa koşulları, dünyadaki gelişmeler, ilgili mahkeme kararları, Türkiye’deki marka sahipleri ve marka vekilleri tarafından bildirilen görüş ve değerlendirmeler çerçevesinde Türk Patent Enstitüsü (Enstitü) tarafından yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bu alanda başvuru sahiplerine daha geniş kapsamlı bir tercih hakkı sunulması için Enstitünün ilgili hizmetlere ilişkin uygulamalarında değişikliğe gidilmesi kararı alınmıştır.
2.Hizmetin Niteliği
“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”, tüketicilerin farklı mallar arasından kendisine en uygun olanı seçip satın alması için çeşitli malların bir arada satışa sunulması hizmetini ifade etmektedir. Bu hizmet, nitelik,ölçek ya da ortam itibariyle birbirinden farklı satış noktalarında (süpermarket, hipermarket, katalog,internet, vb.) sunulabilmektedir. Bu hizmet esas olarak çeşitli malların “tüketiciye sunum” hizmetinden oluşmakta, malların satışı işlemini ifade etmemektedir. Dolayısıyla, belirtilen hizmeti “satış hizmeti” olarak adlandırmak hizmetin gerçek niteliğini ifade etmemektedir.
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) 7 Temmuz 2005 tarihli Praktiker Kararında, bizzat satış işleminin kendisinin “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin konusu olmadığını, ilgili hizmetin asıl işlevinin “malların tüketiciye sunumu amacıyla çeşitli malların bir araya getirilmesi” olduğunu kabul etmektedir. ATAD ilgili kararında ayrıca, hizmetin kapsamının anlaşılması için sunuma konu malların veya bu malların genel itibarıyla ait oldukları sektörlerin hizmet tanımına eklenmesi gerektiğini ifade etmektedir.
WIPO Nice Sınıflandırması Uzmanlar Komitesi “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”ni “malların tüketiciye sunumu amacıyla çeşitli malların bir araya getirilmesi” olarak değerlendirmekte ve satış işleminin kendisini tescil edilebilir bir hizmet olarak kabul etmemektedir.
İlgili hizmetlerin “malın ya da malların satışı hizmeti” olarak değerlendirilemeyeceği, belirtilen hizmetin “tüketicilere perakende satış ortamlarında malların sunumu hizmeti” olarak kabul edilmesi gerektiği yönündeki görüş Enstitü tarafından da benimsenmektedir.
3. Mevcut Uygulamada Gerçekleştirilen Değişiklikler
Enstitünün 1999 yılından günümüze kadar devam eden uygulamasında, 35 inci sınıfta yer verilen ve “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” şeklinde ifade edilen “çok sayıda farklı sektöre ait malların bir araya getirilmesi hizmetleri” tescile uygun olarak kabul edilmesine rağmen, “belirli bir sektör ya da mal ve hizmetlerin belirtildiği hizmet tanımları” tescil edilebilir nitelikte bulunmamıştır.
Bununla birlikte, piyasa koşulları, buna paralel olarak gelişen marka sahipleri ve marka vekillerinin görüş ve önerileri, ATAD’ın yukarıda belirtilen Praktiker Kararı ve Avrupa Birliği uygulamaları dikkate alınarak Enstitünün ilgili uygulamasının yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda, “çok sayıda sektöre ait malların bir araya getirilerek sunulması”ndan oluşan mevcut uygulamanın yanı sıra sektör, ürün ya da ürün grubu belirtmek suretiyle “bir veya birkaç sektöre ait malların bir araya getirilmesi hizmetlerinin” de tescil edilebilir nitelikte olduğu kabul edilmiş ve hizmetlerin bu şekilde ifade edildiği marka başvurularının kabul
edilmesi kararı alınmıştır.
Bu çerçevede BİK/TPE:2007/2 sayılı Tebliğin ek listesinde 35 inci sınıfın 6 ncı paragrafında yer alan
hizmet grubu;
Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “…” * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar,kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).
* Bu bölümde hizmetin gerçekleştirileceği mal, mal grubu ya da sektör adını belirtiniz. Hizmetin
mal ve sektörlerin tamamını kapsaması durumunda “çeşitli malların” ifadesini kullanınız.
şeklinde değiştirilmiştir. Bu paragrafın “…” bölümünde hizmetin gerçekleştirileceği mal, mal grubu ya da sektör adının belirtilmesi, ilgili hizmetin, mal ve sektörlerin tamamını kapsaması durumunda ise “çeşitli malların” ifadesinin kullanılması gerekmektedir.
Bugüne kadar Enstitü tarafından tesciline izin verilen ve “çok sayıda sektöre ait malların bir araya
getirilerek sunulması”nı ifade eden;
(i) “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ile “sadece belirli bir sektöre veya bazı sektörlere ait malların bir araya getirilerek sunulması”nı ifade eden örneğin;
(ii) “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için ‘tekstil’ sektörüne ait malların bir araya getirilmesi hizmetleri”
aynı ya da aynı türden olmayan hizmetler olarak değerlendirilecektir.
Enstitü kabul ettiği bu yeni uygulama ile önceden tesciline izin verdiği yukarıda (i) numara ile ifade edilen hizmetlerin yanı sıra, 556 sayılı KHK'nın 7/1(b) maddesi anlamında bu hizmetlerle aynı ya da aynı türden olmayan (ii) numaralı hizmetlerin tesciline de izin verecektir.
Kabul edilen bu yeni uygulamaya göre, çok sayıda farklı sektöre ait malların bir araya getirilerek sunulduğu büyük ya da küçük ölçekli perakende mağazalarının sunduğu hizmetler ile sadece belirli bir sektöre veya birkaç sektöre ait malların (örneğin tekstil; veya parfümeri; veya kırtasiye) bir araya getirilerek sunulduğu büyük ya da küçük ölçekli perakende mağazalarının sunduğu hizmetler 556
sayılı KHK'nın 7/1(b) maddesi anlamında aynı türden hizmetler olarak değerlendirilmeyecekdir.
Bununla birlikte, 556 Sayılı KHK'nın 8 inci maddesi çerçevesinde, çeşitli gerekçelerle markalar ile mal ve/veya hizmetler arasında ilişkilendirilme ihtimali bulunduğu iddialarıyla yapılacak itirazların değerlendirilmesinde her olayın kendi özel koşulları dikkate alınacaktır.
“Praktiker” kararında ve ilgili OHIM Başkanlık Genelgesinde çalışma konusu hizmetlere ilişkin olarak mal, mal grubu ya da sektör adı içermeyen ifadelerin kabul edilmemesi gerektiği ifade edilmekle birlikte, mevcut OHIM uygulamalarında mal, mal grubu ya da sektör adı belirtilmeden yapılan başvuruların kabul edilmekte olduğu, ayrıca bu uygulamanın uluslar arası başvurular için WIPO tarafından da benimsendiği, bu şekilde düzenlenmiş çok sayıda uluslar arası başvuru için ülkemizin de belirlendiği görülmektedir. Uluslar arası uygulamalarla uyum ve ulusal marka başvuruları ile uluslararası yolla yapılan marka başvurularına eşit muamele sağlanması Enstitünün bu alandaki çalışmasının önemli hedeflerinden olduğu hususu dikkate alındığında, OHIM ve WIPO uygulamalarına paralel olarak, mal, mal grubu ya da sektör adı belirtilmeden yapılan başvuruların tescile uygun kabul edildiği mevcut uygulamanın da muhafazası gerekli görülmüştür. (OHIM uygulamaları için bkz. OHIM İnceleme Kılavuzu - Bölüm M - Uluslararası Markalar s. 26).
4. Tescile Uygun Olmayan Tanımlamalar
Ticari hayatın doğal bir sonucu olarak her işletme tarafından zorunlu bir şekilde gerçekleştirilen, “satış hizmetlerine doğrudan atıf yapan”, açık bir şekilde mal ya da sektöre değil sınıf numarasına atıfta bulunan:
• Satış hizmetleri
• Perakende satış hizmetleri
• (Mal grubu veya sektör) “…” perakende satışı hizmetleri
• 9 ve 11. sınıflara dâhil malların perakendeciliği hizmetleri
• Tüm malların perakendeciliği hizmetleri
• Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 24 ve 25. sınıflara dâhil malların bir araya getirilerek hipermarketlerde sunulması hizmetleri
şeklindeki ifadeler, yeteri derecede belirli, açık ve anlaşılır olmadığı için tescile uygun bulunmamaktadır.
5. 556 Sayılı KHK, Madde 7/1(b) Açısından Aynı Tür Hizmet Değerlendirmesi
Çalışma konusu hizmetlerle ilgili olarak 556 Sayılı KHK, madde 7/1(b) kapsamında yapılacak inceleme, hizmetin niteliği ve ifade ediliş tarzı itibarıyla yarattığı genel izlenim dikkate alınarak,aşağıdaki belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yapılacaktır:
(i) Malların, mal gruplarının ya da sektörlerin belirtilmediği ifadeler ile malların, mal gruplarının,sektörlerin belirtildiği ifadeler; ilke olarak birbirleri ile aynı ya da aynı türden hizmet olarak kabul edilmeyecektir.
(ii) Aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer marka başvurularında, aynı türden veya benzer mal, mal grubu ya da sektör adı ile ifade edilen hizmetler aynı türden hizmet olarak kabul edilecektir.
(iii) Aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer marka başvurularında, birbirinden tamamen farklı mal, mal grubu ya da sektör adı ile ifade edilen hizmetler aynı ya da aynı türden hizmet olarak kabul edilmeyecektir.
(iv) Mal, mal grubu ya da sektör adı belirtilmesine rağmen, kapsamı ve yarattığı izlenim itibarıyla çok sayıda sektöre ait malların bir araya getirilmesi hizmetine eşdeğer nitelikte “genel kapsamlı” bir algılama yaratan hizmetler, çok sayıda sektöre ait malların bir araya getirilmesi hizmetleri ile aynı türden hizmet olarak kabul edilecektir.
6. Önceki Markaların Durumu
Daha önceden “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” şeklinde genel ifade ile tescil edilmiş ya da tescil başvurusu yapılmış bulunan markaların ilgili hizmet listelerinin belirli bir mal, mal grubu ya da sektör adı belirtilerek değiştirilmesi yönündeki talepler, ilgili hizmetler birbirinden farklı hizmetler olduğu için, her ne işlem
adı altında olursa olsun kabul edilmeyecektir.
7. Hizmet Sunum Yöntemindeki Farklılıklar
İlgili hizmetlerin perakende satış mağazaları, toptan satış mağazaları, internet üzerinden elektronik satış ortamları, telefonla satış yöntemleri, katalog üzerinden satış yöntemleri gibi farklı yöntem ve araçlarla sunulması mümkün olup, bu tür farklılıklar hizmetin asıl niteliğini değiştirmez. Bu nedenle,malların bir araya getirilerek sunulması yöntemindeki farklılıklar, aynı tür hizmetin belirlenmesine
esas olan değerlendirme ilkelerini etkilemeyecektir.