7/1-(f) bendi “Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. Bentte
vurgu mal veya hizmete ilişkin yanıltıcılık durumu üzerine yapılmıştır, dolayısıyla değerlendirmenin de mal / hizmet listesi kapsamı dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.
Belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus ise; 7/1-(f) bendi kapsamındaki yanıltıcılığın önceki haklarla ihtilaftan kaynaklanacak tüketicilerin yanılması durumunu içermediği (yani
önceden tescilli / başvurusu yapılmış markalarla aynılık / ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, karıştırılma / ilişkilendirilme olasılığı kavramlarıyla ilintisi olmadığı); malların /
hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi durumlara ilişkin yanıltıcılığı kapsadığıdır.
Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 2005/236 esas 2005/610 karar sayılı “Gipsy Jeans” kararında (Gipsy Jeans başvurusu TPE tarafından bazı giysilerin jean kumaşından yapılamayacağı nedeniyle yanıltıcılık gerekçesiyle kısmen reddedilmiş ve Enstitü kararı başvuru sahibi tarafından dava konusu edilmiştir) yanıltıcılık konusunda takip eden önemli tespitler yapılmıştır: “…anılan madde (7/1-(f) bendi) anlamında bir yanıltıcılıktan bahsedilebilmesi için işarette yer alan asli veya yardımcı bir unsur nedeniyle tüketicinin gerçekte satın almayacağı veya yararlanmayacağı bir mal ve hizmeti sırf işarette yer alan sözcük veya anlatım nedeniyle satın alma veya yararlanma yoluna gitmesi gerekmektedir...Jeans ibaresinin anılan mallar için, açıklandığı şekilde bir yanılgı doğurmasının olanaksızlığı muhakkaktır. Zira hiç kimse, sırf başvuru konusu işarette Jeans sözcüğü var diye, yararlanmak veya satın almak istediği bir mal yerine, başka bir malı satın almaz yahut Jeans almak isterken yanlışlıkla bir başka malı satın almaz. Aksi, hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi, normal hayat tecrübelerine göre gerçekleşmesi olası olmayan bir ihtimal olarak görünmektedir…” 29
Yukarıda yer alan karardan anlaşılacağı üzere yargı yanıltıcılık hususunu gerçek yaşamda gerçekten yanıltıcılığa yol açabilecek durumlarla sınırlı biçimde değerlendirmekte ve
kurgusal, zihinlerde oluşturulmuş yanıltıcılık senaryolarını markanın yanıltıcılığa yol açması durumu olarak değerlendirmemektedir.
Benzer yaklaşımın İngiltere’de hangi gerekçelerle benimsendiği aşağıda açıklanmaktadır:“Birleşik Krallık Tescil İdaresi uygulamada (yanıltıcılık uygulaması) değişikliğe gitmiştir,buna göre 1994 (yılında yürürlüğe giren) Kanunu çerçevesinde ret kararı yalnızca, uzmanın görüşüne göre, halkın yanılması için gerçekçi bir olasılık olması durumunda verilecektir.
Bunun gerekçesi, tacirlerin markalarını sorumlu biçimde kullanacakları, markaları yanıltıcı biçimde kullanırlarsa, bölüm 47 (hükümsüzlük) uyarınca markalarını kaybedecekleri, ticari
ilkelere aykırı hareket edecekleri ve müşteri kaybedecekleri yönündeki kabullerdir.” 30
7/1-(f) bendi değerlendirmesinde özellikle karşılaşılan sorun; ayırt edici bir ibare ile birlikte kullanılan ikinci tanımlayıcı nitelikteki ibarenin mal / hizmet listesi bağlamında yanıltıcılığa
yol açıp açmayacağıdır. Yanıltıcılık oldukça subjektif ve tartışmaya açık bir konu olduğundan
29 Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2005/236 esas 2005/610 karar sayılı “Gipsy Jeans” kararı,s. 3.
30 KITCHIN, LLEWELYN, MELLOR, MEADE, MOODY-STUART, KEELING age, s. 214.
TPE uygulama kriterlerinde yukarıda belirtilen hale özgü olarak yanıltıcılığın hangi durumlarda redde yol açacağı belirlenmiştir. TPE tüketicinin yanılmasının, tüketici
bakımından önceden öngörülemez zararlara yol açacağı veya telafi edilmesi güç / mümkün olmayan problemleri ortaya çıkacağı durumlarda yanıltıcılık gerekçeli ret nedenini
uygulamaktadır. Bu yaklaşım, yanıltıcılığın gerçekçi olmayan kurgusal hallerde uygulanması durumunu dışladığından yargının yaklaşımıyla da paralellik içermektedir. Bunun yanı sıra,
coğrafi kaynağa ilişkin yanıltıcılık da uygulamanın bir diğer yönünü oluşturmaktadır. TPE uygulamasında esas alınan durumlar, TPE marka kriterlerinden alıntı yapılarak aşağıda kısaca belirtilmiştir:
“7/f çerçevesindeki malın niteliğinden kaynaklanan ret aşağıda örnekler ile anlatılan
durumlar ve benzerleri çerçevesinde uygulanacaktır:
- Niteliği itibarıyla tehlikeli ve sakıncalı ürünler açısından;
Ahmet Health Care Products (Sağlık Bakımı Ürünleri) başvurusunun mal listesinde böcek öldürücülerin yer alması
- Coğrafi kaynak bakımından yanıltıcı olabilecek markalarda;
Ör: Mehmet İskoç Viskisi başvurusunun Türkiye’den yapılması, vb. haller
Ancak bu durumda mal listesinde “İskoç Viskisi” ifadesinin yer alması ya da itiraz dilekçesinde yukarıda belirtilen mal kısıtlamasının yapılması hallerinde yayın kararı
verilmelidir.
- Ürünün ambalajı ile yapılan marka başvurularında ürünün ismine yer verilmesi halinde mal listesinde yer alan diğer mallar için;
Ör: Mustafa Çamaşır Deterjanı başvurusunda başvuru ürün ambalajı ile yapılmışşa,ambalajın üzerinde yazılmış olanların dışındaki ürünler 7/f çerçevesinde reddedilmelidir.” 31
Enstitü uygulamasında, yukarıda sayılan durumlar dışında kalan özel durumlarda da,tüketiciler bakımından gerçek anlamda yanıltıcılığın ortaya çıkacağı kanaatine varılırsa,
uzman başvuruları yanıltıcılık nedeniyle reddedebilir.